Khả Năng Phân Biệt Của Nhãn Hiệu

- Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

- Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Điều kiện đầu tiên để một dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu là phải “nhìn thấy được”. Bằng quy định này luật đã loại bỏ khả năng bảo hộ cho các dấu hiệu đặc biệt như dấu hiệu mùi, dấu hiệu âm thanh gọi chung là “dấu hiệu không nhìn thấy được”. Trên thế giới, các nước EU, Mỹ có quy định về việc bảo hộ nhãn hiệu là các dấu hiệu không nhìn thấy được, tuy nhiên việc bảo hộ các dấu hiệu này không thông dụng và khó thực hiện trên thực tế, hơn nữa điều ước quốc tế cũng không bắt buộc phải bảo hộ các dấu hiệu này do đó Luật SHTT 2005 đã loại trừ các dấu hiệu không nhìn thấy được ra khỏi các dấu hiệu được bảo hộ dưới danh nghĩa là nhãn hiệu.

Nhãn hiệu để được bảo hộ nhất định phải có khả năng phân biệt. Khả năng phân biệt chính là yếu tố quan trọng nhất để một dấu hiệu được coi là nhãn hiệu. Trên thực tế, việc đánh giá tính phân biệt của một nhãn hiệu là một vấn đề rất phức tạp. Các quy định của TRIPS, pháp luật của hầu hết các nước đều không định nghĩa thế nào là tính phân biệt của nhãn hiệu mà chỉ quy định các dấu hiệu không có khả năng phân biệt. Tuy vậy, khái niệm về tính phân biệt được hiểu nhất quán trong thực tiễn áp dụng pháp luật của các nước là khả năng của nhãn hiệu giúp cho người tiêu dùng xác định được nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Trước khi Luật SHTT được ban hành, trong Điểm 6.1 Nghị định 63/CP [9] có quy định một yêu cầu đối với nhãn hiệu là phải “được tạo thành từ một số yếu tố độc đáo…” hoặc “từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể độc đáo”. Quy định này bộc lộ điểm bất hợp lý là thực tế nhãn hiệu có chức năng dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh khác nhau nên bất kỳ dấu hiệu nào miễn là có khả năng phân biệt thì có thể làm nhãn hiệu không cần quan tâm

đến dấu hiệu đó có độc đáo hay không. Việc dấu hiệu đó độc đáo chỉ góp phần làm cho người tiêu dùng dễ dàng tiếp nhận và ghi nhớ chứ không quyết định khả năng phân biệt của dấu hiệu. Chính vì thế, hiện nay quy định về “tính độc đáo” đã bị loại bỏ khỏi quy định về khả năng phân biệt của nhãn hiệu.

So với các quy định trước đây về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu thì luật SHTT 2005 đã khắc phục được sự nhầm lẫn giữa khả năng phân biệt của nhãn hiệu với các dấu hiệu không được bảo hộ dưới danh nghĩa là nhãn hiệu. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu làm cho nhãn hiệu thực hiện được chức năng phân biệt. Các dấu hiệu không được bảo hộ dưới danh nghĩa là nhãn hiệu có thể có khả năng phân biệt nhưng do chính sách bảo hộ của Nhà nước mà không được chấp nhận bảo hộ.

2.1.2.2. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu

Để được coi là có khả năng phân biệt, theo điều 74 Luật SHTT 2005 dấu hiệu phải được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp sau [36]:

a) Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu;

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 146 trang tài liệu này.

b) Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;

c) Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

d) Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;

đ) Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Luật này;

e) Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

g) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;

h) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này;

i) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;

k) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

l) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu

việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá;

m) Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;

n) Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

Các tiêu chí nêu trên đã xác định tính phân biệt của nhãn hiệu theo cấu trúc nhãn hiệu mà không theo khả năng nhận thức của người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp các tiêu chí này đã để ngỏ khả năng nhãn hiệu đạt được tính phân biệt thông qua quá trình sử dụng. Như vậy, nhận thức của người tiêu dùng vẫn luôn được coi là tiêu chí quan trọng nhất khi đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu. Nếu người tiêu dùng nhận thấy một dấu hiệu là phân biệt được thì dấu hiệu đó sẽ được coi là có khả năng phân biệt và có khả năng được bảo hộ.

Khả năng phân biệt của nhãn hiệu được xác định thông qua “khả năng tự phân biệt” và “khả năng phân biệt với các dấu hiệu khác” khi thực hiện chức năng phân biệt hàng hóa và dịch vụ của các chủ thể kinh doanh. Vấn đề này sẽ được chúng tôi tập trung phân tích thông qua các quy định cụ thể nêu trên bằng các trường hợp cụ thể sau:

Khả năng tự phân biệt của nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 74 Luật SHTT, khả năng phân biệt của nhãn hiệu trước tiên được quy định bởi chính cấu trúc của nhãn hiệu, đó là nhãn hiệu phải “được tạo thành từ một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ”. Nhãn hiệu là yếu tố tác động vào nhận thức của người tiêu dùng để thông qua nó người tiêu dùng nhận biết được nguồn gốc của sản phẩm, dịch vụ. Chính bởi điều đó nên nhãn hiệu cần phải

“dễ nhận biết, dễ ghi nhớ” để người tiêu dùng có khả năng nhận biết và ghi nhớ một cách dễ dàng. Những trường hợp sau nhãn hiệu bị coi là không có khả năng tự phân biệt:

Trường hợp 1: Nhãn hiệu được tạo thành từ hình, hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, hình và chữ kết hợp nhưng quá phức tạp dể có thể nhận biết và ghi nhớ

Về cơ bản, quy định liên quan đến vấn đề này không có điểm khác biệt nào so với quy định trước đó trong Nghị định 63 CP tuy nhiên Thông tư 01 đã quy định chi tiết các trường hợp này khiến cho thực tiễn áp dụng có những khác biệt nhất định so với trước khi Luật SHTT 2005 được ban hành. Điểm 39.3 Thông tư 01 quy định các trường hợp sau bị coi là không có khả năng phân biệt [7]:

- Dấu hiệu hình là hình hình học phổ thông như hình tròn, hình elip, tam giác, tứ giác… hoặc hình vẽ đơn giản; hình vẽ, hình ảnh chỉ được sử dụng làm nền hoặc đường nét trang trí sản phẩm, bao bì sản phẩm;

- Hình vẽ, hình quá rắc rối phức tạp khiến cho người tiêu dùng không dễ nhận thức và không dễ ghi nhớ được đặc điểm của hình như gồm quá nhiều hình ảnh, đường nét kết hợp hoặc chồng lên nhau;

- Ký tự thuộc ngôn ngữ mà người tiêu dùng Việt Nam có hiểu biết thông thường không thể nhận biết và ghi nhớ được (không đọc được, không hiểu được, không nhớ được) như ký tự không có nguồn gốc La-tinh: chữ ả rập, chữ Slavơ, chữ Phạn, chữ Trung Quốc, chữ Nhật, chữ Triều Tiên, chữ Thái…; trừ khi ký tự thuộc ngôn ngữ trên đi kèm với các thành phần khác tạo nên tổng thể có khả năng phân biệt hoặc được trình bày dưới dạng đồ họa hoặc dạng đặc biệt khác;

- Mặc dù là ký tự nguồn gốc La-tinh nhưng dấu hiệu chỉ bao gồm một chữ cái hoặc chỉ bao gồm chữ số, hoặc mặc dù có hai chữ cái nhưng không thể đọc được như một từ - kể cả khi có kèm theo chữ số; trừ trường hợp các dấu hiệu đó được trình bày dưới dạng đồ họa hoặc dạng đặc biệt khác;

- Một tập hợp quá nhiều chữ cái hoặc từ ngữ khiến cho không thể nhận biết và ghi nhớ được như một dãy quá nhiều ký tự không được sắp xếp theo một trật

tự, quy luật xác định hoặc một văn bản, một đoạn văn bản;

Đặc điểm chung của các dấu hiệu không được coi là có khả năng phân biệt nêu trên là hoặc là quá đơn giản nên không thể xác lập quyền độc quyền cho một đối tượng nhất định đồng nghĩa với việc những người khác không có cơ hội sử dụng các dấu hiệu đó, hoặc là quá phức tạp hay không dễ dàng nhận biết khiến cho dấu hiệu không thực hiện được chức năng phân biệt. Các ký tự này khi không được kết hợp với thành phần khác tạo nên tổng thể có khả năng phân biệt hoặc được trình bày dưới một dạng đặc biệt nào đó thì sẽ không được coi là có khả năng phân biệt. Các ví dụ cụ thể sau sẽ minh họa cho nội dung này:

- Hình tròn, vuông, chữ nhật, tam giác, elip đứng riêng biệt sẽ không được bảo hộ, nhưng khi các hình này kết hợp với nhau, hoặc kết hợp với các yếu tố hình hoặc chữ khác, cũng như thể hiện dưới các dạng màu sắc khác nhau thì trở nên có khả năng phân biệt và có thể được bảo hộ.

- Chữ “a”, “A” trình bày dưới dạng tiêu chuẩn sẽ không được bảo hộ, nhưng chữ “a”, “A” được thể hiện một cách đặc biệt hoặc có kết hợp với thành phần khác sẽ được bảo hộ như trong các Đăng ký quốc tế số 409351 và 515442 (xem mẫu nhãn hiệu dưới đây):

Đăng ký quốc tế 409351 Đăng ký quốc tế 515442

- Các chữ số không được coi là có khả năng phân biệt. Tuy nhiên, số được thể hiện dưới dạng chữ thì lại được coi là có khả năng phân biệt.

- Trước luật SHTT 2005 nhãn hiệu được tạo thành từ các chữ cái nhưng không phát âm được như một từ ngữ bị coi là không có khả năng phân biệt.

Quy định như trên bộc lộ sự không đầy đủ và chưa chặt chẽ vì có thể hiểu là

chữ cái thuộc hệ ngôn ngữ nào cũng bị xem là không có khả năng phân biệt. Trên thế giới, pháp luật các nước đều không hạn chế bảo hộ nhãn hiệu dạng này miễn là chủ đơn chứng minh được khả năng phân biệt của nhãn hiệu. Để khắc phục khiếm khuyết này luật SHTT 2005 đã quy định cụ thể hơn, theo đó dấu hiệu là ký tự có nguồn gốc Latin mặc dù có hai chữ cái nhưng không thể đọc được như một từ, kể cả khi đi kèm chữ số (trừ trường hợp được trình bày dưới dạng đồ họa hoặc dạng đặc biệt) đều bị coi là không có khả năng phân biệt. Nội dung này có thể hiểu là nhãn hiệu được tạo thành từ ba chữ cái trở lên, dù không phát âm được như một từ vẫn được coi là có khả năng phân biệt. Điểm mới này khi thực hiện vấp phải một thực tế là trước đây rất nhiều nhãn hiệu được tạo thành từ 3 chữ cái không phát âm được như một từ đã không được bảo hộ hoặc bị coi là thành phần không bảo hộ riêng trong một nhãn hiệu gồm nhiều thành phần khác nhau. Vấn đề đặt ra là xử lý thế nào đối với nhãn hiệu đăng ký bảo hộ theo luật SHTT 2005 có một phần hoặc toàn bộ trùng với thành phần bị loại trừ trong nhãn hiệu đã được xác lập quyền cho người khác trước đó? Việc giải quyết vấn đề này được thực hiện dựa trên nguyên tắc yêu cầu bảo hộ nộp vào thời điểm nào áp dụng theo luật có hiệu lực vào thời điểm đó và quyền được thiết lập sau không xung đột với quyền của người khác đã được xác lập trước. Do vậy, trong thực tiễn thẩm định những đơn đăng ký nhãn hiệu đang được Cục SHTT áp dụng, nhãn hiệu có một phần hoặc toàn bộ tạo bởi từ 3 chữ cái trở lên không phát âm được thành một từ ngữ đăng ký bảo hộ theo Luật SHTT 2005 trùng với phần loại trừ của nhãn hiệu đã được xác lập độc quyền trước đó thì vẫn bị coi là không có khả năng phân biệt. Rõ ràng có sự không hợp lý trong việc đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu trong trường hợp này. Việc người khác sử dụng một thành phần đã bị loại trừ khỏi phạm vi bảo hộ của một nhãn hiệu đang được bảo hộ không hề ảnh hưởng tới quyền đã được xác lập trước đối với nhãn hiệu đó. Vấn đề ở đây là có sự thay đổi chính sách bảo hộ của Nhà nước đối với loại dấu hiệu này còn bản chất của dấu hiệu hoàn toàn không có gì thay đổi.

Qua nghiên cứu bản chất của thành phần loại trừ trong một nhãn hiệu và

thực tiễn sử dụng nhãn hiệu chúng tôi cho rằng nên áp dụng linh hoạt khi đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu loại này theo hướng: nếu nhãn hiệu đăng ký theo luật SHTT 2005 chỉ gồm 3 chữ cái không phát âm được như một từ ngữ, trùng với thành phần loại trừ của một hoặc một số nhãn hiệu đã được xác lập quyền trước đó nhưng được trình bày dưới dạng đồ họa thì chấp nhận bảo hộ cách thể hiện và loại trừ dạng trình bày tiêu chuẩn; nếu 3 chữ cái này chỉ là một thành phần trong nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ thì vẫn chấp nhận bảo hộ và loại trừ không bảo hộ riêng như trường hợp trước luật SHTT 2005; nếu nhãn hiệu chỉ gồm 3 chữ cái và không được trình bày cách điệu thì sẽ từ chối với thành phân loại trừ của các nhãn có trước với lý do việc phần chữ này tồn tại trong các nhãn hiệu có trước tuy bị loại trừ nhưng vẫn là một phần của nhãn hiệu, cùng với thời gian, qua quá trình sử dụng sự tồn tại của chúng cũng có tác động nhất định tới người tiêu dùng khi nhận biết sản phẩm, dịch vụ, do vậy, nhãn hiệu đăng ký sau nếu không được trình bày cách điệu để tạo ra sự tác động khác biệt tới nhận thức của người tiêu dùng sẽ không tạo ra được khả năng phân biệt.

Nhiều nước trên thế giới quy định khác Việt Nam về vấn đề này. Theo pháp luật nhãn hiệu của Liên minh châu Âu thì “chấp nhận nhãn hiệu dưới dạng hai chữ cái trừ khi chúng có nghĩa đối với hàng hóa hoặc dịch vụ trong lĩnh vực thương mại tương ứng” [41], ví dụ: ZK có thể được chấp nhận cho mọi thứ, nhưng PC sẽ bị từ chối đối với máy tính cá nhân, HG (High Grade), HD (High Density), XS (Extra Small) sẽ bị từ chối vì có nghĩa đối với hàng hóa, dịch vụ liên quan.

- Hiện nay, ngôn ngữ nước ngoài được coi là có khả năng nhận biết được là những ngôn ngữ được xây dựng dựa trên bảng chữ cái Latin như của Việt Nam. Trước đây chữ Trung Quốc vẫn được coi là có khả năng phân biệt do hoàn cảnh lịch sử và vị trí địa lý của Việt Nam gần với Trung Quốc nên số lượng người biết tiếng Trung Quốc trong xã hội nhiều, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh tại khu vực Chợ Lớn tập trung rất đông người Hoa kiều và họ sử dụng tiếng Trung trong giao dịch hàng ngày cũng như trên biển hiệu bán hàng, quảng cáo… Tuy nhiên