Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005

phân tích ở trên, theo chúng tôi trường hợp này chỉ cần quy định ngắn gọn như trong Nghị định 63CP là đủ và rõ ràng.

Trường hợp 2: Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên

Đây không phải là quy định hoàn toàn mới. Nghị định 63/CP đã đề cập đến trường hợp này, theo đó, nhãn hiệu nổi tiếng và nhãn hiệu đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi được gộp thành một loại, cụ thể là: dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu được công nhận là có khả năng phân biệt khi “không trùng hoặc không

tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hóa của người khác được coi là nổi tiếng (theo điều 6bis Công ước Paris) hoặc với nhãn hiệu hàng hóa của người khác đã được sử dụng và đã được thừa nhận một cách rộng rãi”. [9] Luật SHTT 2005 đã tách trường hợp liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng thành một mục riêng và diễn giải nội dung trường hợp này đúng với bản chất hơn. Nhãn hiệu có

chức năng dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các nhà kinh doanh khác nhau. Về nguyên tắc, chỉ khi nhãn hiệu được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì mới nhận được sự bảo hộ độc quyền. Tuy nhiên, bản chất dùng để phân biệt của nhãn hiệu tồn tại không phụ thuộc vào việc nhãn hiệu đó có được đăng ký hay không. Trên thực tế, có những nhãn hiệu được sử dụng với thời gian tương đối lâu, phạm vi sử dụng rộng, được người tiêu dùng nhận biết, đạt được sự thừa nhận nhất định trên thị trường, nhưng chủ sở hữu nhãn hiệu không đăng ký bảo hộ tại cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp này, việc cho phép đăng ký một nhãn hiệu khác tương tự với nhãn hiệu đã được sử dụng và thừa nhận một cách rộng rãi sẽ khiến chức năng phân biệt của nhãn hiệu không đạt được. Tuy nhiên pháp luật cũng không khuyến khích việc sử dụng nhãn hiệu nhưng không đi đăng ký, do đó Luật SHTT 2005 đã quy định rất chặt chẽ, theo đó, nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt khi là “dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng

rãi cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên”. Như vậy, không phải mọi trường hợp, khi một dấu hiệu yêu cầu đăng ký trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của người khác đã được thừa nhận rộng rãi thì đều bị coi là không có khả năng phân biệt. Dấu hiệu này chỉ bị coi là không có khả năng phân biệt khi nó được sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa và dịch vụ mang nhãn hiệu đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi.

Đây là một trường hợp ngoại lệ của pháp luật nhưng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời thể hiện sự tôn trọng nguyên tắc khả năng phân biệt của nhãn hiệu là khách quan. Việc đăng ký nhãn hiệu từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền là hành vi hành chính thể hiện sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động trong xã hội nhằm bảo vệ một quyền lợi dân sự cho chủ thể kinh doanh. Nhưng quyền có yêu cầu đăng ký nhãn hiệu hay không lại là một quyền dân sự của chủ thể kinh doanh và họ có toàn quyền lựa chọn việc có hay không đăng ký. Nếu đăng ký họ sẽ nhận được sự bảo hộ của Nhà nước đồng thời có những quyền và nghĩa vụ nhất định. Không đăng ký đương nhiên không nhận được sự bảo hộ. Tuy nhiên, việc không đăng ký không làm mất đi khả năng phân biệt của một nhãn hiệu đã được công chúng thừa nhận. Do đó, pháp luật một mặt không khuyến khích việc sử dụng nhãn hiệu nhưng không đăng ký, mặt khác không thể không thừa nhận sự tồn tại khách quan của một nhãn hiệu tuy không đăng ký nhưng được công chúng nhận biết và thừa nhận rộng rãi. Không chấp nhận bảo hộ một dấu hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi chính là cách để bảo vệ một cách tuyệt đối chức năng phân biệt của nhãn hiệu. Tuy nhiên, quy định nêu trên chỉ áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ trùng nhau hoặc tương tự (mà không phải áp dụng cho mọi trường hợp vì quan điểm của Nhà nước vẫn là khuyến khích việc đăng ký bảo hộ).

Trường hợp 3: Dấu hiệu không có khả năng phân biệt với nhãn hiệu nổi tiếng (Điều 74.2i Luật SHTT)

Như đã phân tích trong trường hợp 2, quy định về nhãn hiệu nổi tiếng trong Luật SHTT đã kế thừa các quy định sẵn có trong Nghị định 63 nhưng được thể hiện lại cho đúng bản chất hơn.

Nhãn hiệu nổi tiếng theo định nghĩa tại Điều 4 Luật SHTT là “nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam”. Việc đánh giá một nhãn hiệu là nhãn hiệu nổi tiếng dựa theo các tiêu chí liệt kê tại Điều 75 Luật SHTT như số lượng người tiêu dùng liên quan đến nhãn hiệu (qua sử dụng, mua bán hoặc quảng cáo), phạm vi lãnh thổ hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được lưu hành, doanh số bán hàng, thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu, uy tín của nhãn hiệu, số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu, số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng, giá trị của nhãn hiệu (thông qua giá chuyển giao, chuyển nhượng, góp vốn…).

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 146 trang tài liệu này.

Một dấu hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt với một nhãn hiệu nổi tiếng khi thuộc vào một trong hai tình huống:

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng

Trong tình huống thứ nhất, nội dung để đánh giá khả năng phân biệt của dấu hiệu đang xem xét với nhãn hiệu nổi tiếng không khác so với nhãn hiệu không được coi là nổi tiếng nhưng điểm khác biệt mấu chốt ở đây chính là nhãn hiệu nổi tiếng có thể không phải là nhãn hiệu đã được đăng ký vẫn được bảo hộ miễn sao chủ nhãn hiệu chứng minh được sự nổi tiếng của nhãn hiệu đó. Tình huống thứ hai thể hiện sự khác biệt rõ nét trong cách đánh giá khả năng phân biệt so với nhãn hiệu thông thường, theo đó, dấu hiệu trùng hoặc tương tự tuy đăng ký cho

hàng hóa, dịch vụ không tương tự sẽ bị coi là không có khả năng phân biệt nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng, hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng. Trong tình huống thứ hai chủ nhãn hiệu nổi tiếng sẽ phải cung cấp bằng chứng về sự nổi tiếng của nhãn hiệu, chứng minh các ảnh hưởng về khả năng phân biệt hoặc uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng.

Nhãn hiệu nổi tiếng được hầu hết các nước dành cho sự bảo hộ cao, phạm vi bảo hộ rộng hơn các nhãn hiệu thông thường. Các nhãn hiệu nổi tiếng, uy tín, có danh tiếng lớn, tại một số nước được bảo hộ vượt ra ngoài phạm vi tương tự của hàng hóa. Việc bảo hộ vượt tầm như vậy chỉ có được nếu việc sử dụng cùng một nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu gần như giống hệt cho các hàng hóa khác, không tương tự làm phương hại tới tính độc đáo hay danh tiếng của nhãn hiệu. Không nhất thiết phải mở rộng phạm vi bảo hộ đối với mọi thứ hàng hóa. Việc sử dụng nhãn hiệu giống hệt với nhãn hiệu nổi tiếng rõ ràng sẽ gây thiệt hại trong quan hệ với một số mặt hàng nhất định nào đó, trong khi có thể cũng việc sử dụng tương tự đối với những hàng hóa khác biệt có thể không phải là đi ngược lại lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng. [21]

Luật SHTT 2005 quy định về nhãn hiệu nổi tiếng cơ bản tương tự với quy định áp dụng đối với nhãn hiệu nổi tiếng của các nước trên thế giới, điểm khác biệt là yêu cầu về dấu hiệu không chỉ “sử dụng cùng một nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu gần như giống hệt với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng” mà mở rộng ra cả những “dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng”.

Trước luật SHTT 2005, nhãn hiệu nổi tiếng cũng được bảo hộ thông qua cơ chế đăng ký bảo hộ như các nhãn hiệu không được coi là nổi tiếng. Tuy nhiên, chưa có một nhãn hiệu nổi tiếng nào được xác lập quyền theo cách đó. Lý do chính khiến quy định liên quan đến đối tượng này không thể thực hiện được là do chưa có các tiêu chí để xác định nhãn hiệu nổi tiếng. Luật SHTT 2005 đã đưa ra một bộ các tiêu chí tương đối rõ ràng, đầy đủ và tương đồng với các nước tiên

tiến trên thế giới để đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng, đồng thời thiết lập cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng đúng với bản chất của nhãn hiệu nổi tiếng hơn, đó là nhãn hiệu nổi tiếng được công nhận thông qua thực tế sử dụng mà không cần phải thực hiện thủ tục đăng ký. Nhãn hiệu nổi tiếng mặc nhiên được bảo hộ. Khi có vấn đề liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng phát sinh như bị xâm phạm quyền hoặc cần phản đối người khác thiết lập quyền thì chủ nhãn hiệu nổi tiếng phải chứng minh sự nổi tiếng. Việc thay đổi cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng như hiện nay là hoàn toàn hợp lý. Sự nổi tiếng của một nhãn hiệu không phải là bất biến. Để tạo nên sự nổi tiếng cho một nhãn hiệu chủ sở hữu nhãn hiệu phải thực hiện nhiều công việc khác nhau. Tuy nhiên, nhãn hiệu nổi tiếng hôm qua, hôm nay, ngày mai nhưng có thể ba năm nữa lại không nổi tiếng nếu như nó không thỏa mãn được những tiêu chí luật định. Điều đó có nghĩa nếu bảo hộ nhãn hiệu theo cách thông thường thì có thể xảy ra tình trạng khi nhãn hiệu đã không còn nổi tiếng nữa vẫn được hưởng cơ chế bảo hộ đặc biệt dành cho nhãn hiệu nổi tiếng do vẫn còn trong thời hạn bảo hộ của văn bằng được cấp. Với lý do đó, cơ chế bảo hộ tự động đã được thiết lập để bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, theo đó, nhãn hiệu nổi tiếng có thể không cần xác lập quyền thông qua thủ tục đăng ký vẫn được bảo hộ nhưng chủ sở hữu nhãn hiệu phải chứng minh sự nổi tiếng. Chỉ khi chủ nhãn hiệu chứng minh thành công thì nhãn hiệu đó mới được công nhận là nổi tiếng và đồng thời được hưởng đặc quyền do sự nổi tiếng mang lại, đó là: tuy không đăng ký bảo hộ trước nhưng vẫn được bảo hộ, phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng rộng hơn và vượt ra khỏi phạm vi sản phẩm dịch vụ trùng, tương tự, cùng loại hoặc có liên quan mà tới cả những sản phẩm, dịch vụ hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào nếu có bằng chứng chứng tỏ nguy cơ việc sử dụng một nhãn hiệu khác có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu đó nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng.

Các điều kiện đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng đã có nhưng áp dụng các điều kiện này thế nào khi đánh giá một nhãn hiệu nổi tiếng lại là vẫn đề chưa được quy định rõ. Có một thực tế hiện nay ở Cục SHTT là việc công nhận một nhãn hiệu

nổi tiếng trong nhiều trường hợp phụ thuộc vào sự hiểu biết và nhận định của thẩm định viên. Việc từ chối bảo hộ một nhãn hiệu với lý do tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng chỉ căn cứ vào ý kiến chủ quan của thẩm định viên mà không cần tới ý kiến cũng như những bằng chứng chứng minh của chủ nhãn hiệu được cho là nổi tiếng. Trong trường hợp này dường như cơ quan nhà nước đã làm thay chủ nhãn hiệu nổi tiếng trong việc bảo vệ quyền mà không tính tới việc nếu không có căn cứ chứng minh thì chưa chắc nhãn hiệu đó đã là nổi tiếng và nhận định của thẩm định viên đã chính xác. Có thể thấy rõ qua trường hợp nhãn hiệu SH sử dụng cho sản phẩm xe máy và phụ tùng xe máy. Rất nhiều đơn đăng ký của các chủ thể khác nhau có sử dụng thành phần chữ này đã bị từ chối bảo hộ vì tương tự với nhãn hiệu xe SH “được coi là nổi tiếng” hoặc “được coi là đã sử dụng rộng rãi” của Công ty Honda (đơn 4-2004-12171, 4-2006-00642, 4-2006-01777). Thế nhưng khi chính Công ty Honda đăng ký bảo hộ nhãn này thì lại bị từ chối với những nhãn đã đăng ký trước đó. Điều này chỉ có thể giải thích là do nhận định khác nhau của các thẩm định viên. Thực tế này nói lên việc thiếu những quy định hướng dẫn trong áp dụng luật dẫn đến các cách hiểu và áp dụng khác nhau, do vậy, rất cần thiết phải có văn bản hướng dẫn chi tiết việc áp dụng luật để các quyết định do cơ quan nhà nước đưa ra thống nhất với nhau và đúng pháp luật.

Trường hợp 4: Dấu hiệu không có khả năng phân biệt với chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận

Đây là nội dung mới của Luật SHTT 2005. Trước đây, chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ có thể được chấp nhận bảo hộ nếu người nộp đơn đăng ký (cá nhân hoặc tổ chức) có được sự cho phép bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền sử dụng dấu hiệu đó đăng ký nhãn hiệu. Thực tế quy định trước đây đã bộc lộ điểm bất hợp lý vì việc cho phép đăng ký như vậy đã xác lập độc quyền cho một người hoặc một tổ chức và ngăn cản những người khác hoặc tổ chức khác sinh sống hoặc kinh doanh… tại khu vực địa lý đó sử dụng chỉ dẫn nguồn

gốc địa lý cho hàng hóa, hoặc dịch vụ của mình. Việc chỉ chấp nhận bảo hộ chỉ dẫn nguồn gốc địa lý dưới dạng nhãn hiệu chứng nhận hoặc nhãn hiệu tập thể sẽ tạo cơ hội công bằng cho mọi đối tượng sinh sống hoặc kinh doanh tại khu vực địa lý đó có thể được sử dụng nhãn hiệu là chỉ dẫn nguồn gốc địa lý. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ ràng giữa việc sử dụng dấu hiệu là chỉ dẫn nguồn gốc địa lý làm nhãn hiệu và sử dụng chỉ dẫn nguồn gốc địa lý theo đúng nghĩa chỉ dẫn nguồn gốc. Trường hợp thứ nhất việc sử dụng phải tuân theo quy định của Điều 74.2đ Luật SHTT 2005, trường hợp thứ hai thực chất không phải sử dụng dấu hiệu làm nhãn hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ mà chỉ với mục đích chỉ dẫn nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, dịch vụ, do đó, khi đi kèm với dấu hiệu có khả năng phân biệt khác chỉ dẫn này sẽ không bị yêu cầu phải loại bỏ ra khỏi nhãn hiệu và không thuộc nội dung quy định tại Điều 74.2đ. Ngoại lệ được chấp nhận đối với dấu hiệu “đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu” thể hiện hai nội dung. Thứ nhất, việc được sử dụng và thừa nhận rộng rãi một dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý làm nhãn hiệu chứng tỏ dấu hiệu đó đã thực hiện được chức năng của một nhãn hiệu và việc thực hiện chức năng này đã được thừa nhận, do vậy, không có lý gì Nhà nước lại không thừa nhận. Thứ hai, thực tế có rất nhiều tên địa danh trùng với tên gọi thông thường của cá nhân hoặc là những danh từ được sử dụng phổ biến trong xã hội như Thái Bình, Hòa Bình…, được sử dụng phổ biến làm nhãn hiệu, do vậy, các dấu hiệu loại này được hưởng ngoại lệ tức là không bị coi là chỉ dẫn nguồn gốc địa lý.

Trường hợp 5: Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 Luật SHTT

Để thực hiện chức năng phân biệt nhãn hiệu cần phải có khả năng phân biệt. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu không chỉ với nhãn hiệu đang được bảo hộ mà với cả những nhãn hiệu đã hết thời hạn bảo hộ nhưng chưa quá một khoảng thời

gian nhất định (5 năm) kể từ khi hết hạn hiệu lực. Nhãn hiệu đã hết thời hạn bảo hộ, không được gia hạn hiệu lực có thể vì nhiều lý do, có thể là vì chủ nhãn hiệu không muốn sử dụng nhãn hiệu đó nữa hoặc đơn giản là họ quên không gia hạn hiệu lực đăng ký. Một nhãn hiệu không được sử dụng trên thị trường nhưng trong trí nhớ người tiêu dùng nó chưa thể biến mất ngay. Thời gian 5 năm kể từ khi đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực được đặt ra để đảm bảo người tiêu dùng không nhầm lẫn về mối liên hệ giữa sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu đó với sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu đã hết hiệu lực. Có nhiều quan điểm cho rằng thời gian 5 năm là quá dài và xu hướng các nước đều rút ngắn thời hạn này xuống để không gây thiệt hại đến quyền lợi của người đăng ký sau.

Trường hợp 6: Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh và được tự động bảo hộ khi có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. [36] Tên thương mại và nhãn hiệu là hai đối tượng SHTT khác nhau nhưng trong một số tình huống cụ thể hai đối tượng này có sự nhầm lẫn với nhau. Tên thương mại thông thường bao gồm thành phần tên riêng và thành phần chỉ hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể. Thành phần tên riêng trong tên thương mại thường được chủ thể kinh doanh sử dụng làm nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ do mình cung cấp. Ví dụ Công ty cổ phần sữa VINAMILK có tên thương mại là “Công ty cổ phần sữa VINAMILK” và họ sử dụng phần tên riêng “VINAMILK” làm nhãn hiệu cho các sản phẩm của mình. Trên thực thế, khi giao dịch, các chủ thể cũng như khách hàng thường có xu hướng chỉ sử dụng phần tên riêng trong tên thương mại để gọi tên chủ thể kinh doanh, do vậy, nếu nhãn hiệu của một chủ thể trùng hoặc tương tự với phần tên riêng trong tên thương mại của chủ thể khác kinh doanh trong cùng địa bàn, có sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự nhau thì chắc chắn sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng