Bảo hộ nhãn hiệu trong pháp luật Việt Nam và pháp luật của Liên minh Châu Âu

cần chứng minh sự nhầm lẫn ở một nước thành viên là đủ. Do đó, có sự phân biệt đối với hai loại nhãn hiệu trong việc đánh giá khả năng bị từ chối và ngược lại. Nhược điểm này, hiện vẫn chưa được khắc phục trong hệ thống luật EU.

CTMR không có quy định trường hợp nào hàng hoá hoặc dịch vụ được coi là tương tự nhau. Việc đánh giá tính tương tự của hàng hoá hoặc dịch vụ được xem xét trên quan điểm của người tiêu dùng. Khả năng gây nhầm bao gồm khả năng liên tưởng là tiêu chuẩn để đánh giá hành vi xâm phạm nhãn hiệu hàng hoá. Thuật ngữ khả năng gây nhầm lẫn “bao gồm khả năng liên tưởng”, đã trở thành chuẩn mực chung để đánh giá tính tương tự của nhãn hiệu thông qua phán quyết của Toà án châu Âu trong vụ trong vụ Sabel BV v Puma AG [26], trong đó toà án đã xác định khái niệm về khả năng liên tưởng là không khác với khái niệm về khả năng nhầm lẫn nhưng nó nhằm mục đích định làm rõ hơn phạm vi xâm phạm. Sẽ không được coi là sự xâm phạm nhãn hiệu nếu không có khả năng gây nhầm lẫn trực tiếp hoặc gián tiếp, mà chỉ có khả năng liên tưởng. Nếu chỉ có khả năng liên tưởng của cộng đồng giữa nhãn hiệu có trước và nhãn hiệu xin đăng ký thì bản thân nó là chưa đủ để kết luận rằng có khả năng gây nhầm lẫn.

Như vậy, theo pháp luật NHCĐ, một nhãn hiệu xin đăng ký được xem là trùng lặp hoặc tương tự với nhãn hiệu có trước cả về mặt nhãn hiệu và hàng hoá hoặc dịch vụ khi có khả năng gây nhầm lẫn giữa chúng. Khả năng gây nhầm lẫn đòi hỏi phải bao gồm cả khả năng liên tưởng. Nếu chỉ đơn thuần khả năng liên tưởng thì không tạo ra sự tương tự giữa nhãn hiệu xin đăng ký với nhãn hiệu có trước và nhãn hiệu xin đăng ký hoàn toàn có khả năng đăng ký là NHCĐ.

(iii) Nhãn hiệu Cộng đồng có thể gây ra lợi thế không công bằng hoặc gây tổn hại đến tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu có trước:

Chủ nhãn hiệu có trước cũng có thể phản đối đơn đăng ký NHCĐ nếu NHCĐ tương tự hoặc trùng lặp với nhãn hiệu có trước ngay cả khi hàng hoá hoặc dịch vụ giữa chúng là không tương tự nhau [22, điều 8.5] với điều kiện nhãn hiệu có trước đã có danh tiếng trong cộng đồng nếu nhãn hiệu có trước là NHCĐ hoặc có

danh tiếng trong quốc gia thành viên nếu nhãn hiệu có trước là nhãn hiệu quốc gia. Việc đăng ký hoặc sử dụng của NHCĐ trong trường hợp này sẽ tạo ra lợi thế không công bằng hoặc gây tổn hại đến tính phân biệt và danh tiếng của nhãn hiệu có trước.

Để có thể phản đối trên cơ sở này, chủ sở hữu của nhãn hiệu có trước phải chứng minh được ba yếu tố sau:

- Nhãn hiệu có trước đã có danh tiếng trong nước thành viên liên quan hoặc trong cộng đồng chung Châu Âu;

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 139 trang tài liệu này.

- Việc sử dụng của đơn bị phản đối sẽ tạo ra lợi thế không công bằng, hoặc gây tổn hại đến tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu có trước; và

- Việc sử dụng nhãn hiệu phản đối là không có lý do chính đáng

Trong trường hợp phản đối dựa trên nhãn hiệu đăng ký trước tại nước thành viên thì người phản đối chỉ cần chứng minh nhãn hiệu đó nổi tiếng tại nước thành viên đó. Trong trường hợp phản đối dựa trên NHCĐ đăng ký trước, thì người phản đối phải chứng minh nhãn hiệu đó nổi tiếng trong lãnh thổ của cộng động. Tuy nhiên, trong các án lệ trên thực tế, OHIM có xu hướng chỉ yêu cầu người phản đối chứng minh sự nổi tiếng của NHCĐ đó ở một quốc gia thành viên. Cũng vậy, về việc chứng minh khả năng gây nhầm lẫn, khi một đơn phản đối dựa vào NHCĐ đã được đăng ký trước, người phản đối chỉ cần chứng minh khả năng nhầm lẫn tại một nước thành viên.

Về vấn đề này, Luật SHTT Việt Nam là tương đồng với quy định của pháp luật EU: “nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt khi đó là dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng” [3, điều 74.2.i].

(iv) Đăng ký nhãn hiệu dưới danh nghĩa người đại diện hoặc đại lý

Theo quy định tại điều 8.3 của CTMR [22], chủ nhãn hiệu có trước có quyền phản đối đơn NHCĐ nếu người nộp đơn là đại lý hoặc người đại diện của chính chủ sở hữu tên đó mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu, trừ khi người nộp đơn có thể bào chữa cho đơn đó. Để tiến hành phản đối với lý do này, người phản đối phải chứng minh được ba yếu tố sau:

- Người nộp đơn là người đại lý hoặc người đại diện của chủ sở hữu

- Nhãn hiệu bị phản đối thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu

- Việc nộp đơn đó không được sự cho phép của chủ sở hữu.

Để được coi là người đại lý hoặc người đại diện trong tình huống này đòi hỏi mối quan hệ đó phải tồn tại trước ngày nộp đơn bị phản đối. Điều đó có ý nghĩa để chỉ ra rằng nhờ mối quan hệ đó mà đại diện hoặc đại diện biết đến nhãn hiệu của chủ sở hữu sau đó đem đi đăng ký. Sẽ không thể coi là người đại lý hoặc đại diện khi mối quan hệ đó được thiết lập sau ngày nộp đơn, vì tại thời điểm nộp đơn họ không phải là đại lý hoặc đại diện, và bởi vậy, không thể cho rằng họ đã biết nhãn hiệu này của chủ sở hữu và tự ý đem đi đăng ký. Thuật ngữ người đại lý hoặc người đại diện được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm các nhà phân phối, người được cấp phép sử dụng và người được nhượng quyền thương mại, tuy nhiên người mua hàng thuần tuý sẽ không nằm trong phạm vi của quy định này [35].

Các chứng cứ để chứng minh cho quan hệ đại lý hoặc đại diện giữa hai bên đã tồn tại trước thời điểm nộp đơn có thể là hợp đồng phân phối, hợp đồng nhượng quyền thương mại hoặc là hợp đồng cấp phép sử dụng nhãn hiệu. Ngoài ra, các tài liệu giao dịch giữa hai bên trước thời điểm nộp đơn liên quan đến nhãn hiệu phản đối như các thư từ giao dịch, hoá đơn bán hàng hoặc các lệnh đặt hàng cũng có thể được chấp nhận là chứng cứ chứng minh mối quan hệ đại diện hoặc đại lý giữa hai bên đã được thiết lập [24].

Về vấn đề như thế nào được coi là đơn nộp có sự đồng ý hay không có sự đồng ý của chủ sở hữu, hầu hết các án lệ chỉ ra rằng sự đồng ý phải thể hiện bằng văn bản của chủ sở hữu mới được coi là biểu hiện rõ ràng ý chí của chủ sở hữu.

Ngược lại, việc chứng minh chủ sở hữu đã biết hoặc đã nhận thức được việc nộp đơn của người đại lý hoặc đại diện nhưng không có ý kiến phản đối cũng không được coi là chủ sở hữu đã đồng ý việc nộp đơn đó. Thái độ “im lặng” của chủ sở hữu không thể coi là đã đồng ý [36]. Về lý do chính đáng, lý do người nộp đơn đã đầu tư tiền của, công sức trong việc phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá mang nhãn hiệu không thể coi là “có lý do chính đáng” cho việc nộp đơn. Chỉ những “lý do đặc biệt” mới đựơc xem là có lý do chính đáng. Việc chi phí tài chính để phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm là vấn đề được giải quyết theo luật thương mại thông qua thoả thuận.

Về vấn đề này, pháp luật SHTT Việt Nam cũng có quy định tương đồng như quy định của pháp luật NHCĐ về việc cấm người đại lý hoặc đại diện đăng ký nhãn hiệu khi không được sự cho phép của chủ sở hữu đích thực, nếu không có lý do chính đáng [3, điều 87.7], nếu không nhãn hiệu đó sẽ bị huỷ bỏ theo yêu cầu của chủ sở hữu đích thực [3, điều 96.1]. Tuy nhiên, như thế nào được coi là có lý do chính đáng, hiện vẫn chưa có quy định giải thích về vấn đề này. Bởi vậy, việc tham khảo các phán quyết nêu trên của toà án NHCĐ là rất có ý nghĩa trong việc xây dựng quy định của pháp luật SHTT Việt Nam về vấn đề này.

Các hành vi chiếm đoạt nhãn hiệu trong quan hệ đại diện, đại lý, hiện nay, diễn ra khá phổ biến không chỉ ở nước ngoài mà diễn ra ngay cả Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác ngày càng mở rộng và phát triển. Việc nghiên cứu kỹ và có quy định cụ thể về vấn đề này sẽ bảo vệ được quyền của chủ sở hữu đích thực, tạo dụng được môi trường sản xuất và kinh doanh lành mạnh.

(v) Xung đột với nhãn hiệu hoặc dấu hiệu có trước chưa đăng ký thuộc quyền sở hữu của người khác:

Theo điều 8(4) luật NHCĐ [22], chủ của nhãn hiệu có trước nhưng không đăng ký, hoặc chủ dấu hiệu có trước mà dấu hiệu này có một ý nghĩa đáng kể vượt khỏi “phạm vi địa phương”, có quyền phản đối đơn xin đăng ký NHCĐ của người khác cho nhãn hiệu hoặc dấu hiệu đó. Pháp luật NHCĐ không quy định như thế nào

là “phạm vi địa phương”, mà thuật ngữ này được giải thích theo các phán quyết của Toà án quốc gia. Do đó, lý do phản đối này sẽ chỉ được chấp nhận nếu luật của quốc gia thành viên quy định dấu hiệu đó thuộc quyền của chủ sở hữu đích thực và chủ sở hữu đích thực có quyền cấm việc sử dụng dấu hiệu đó trong nhãn hiệu có sau.

Đây là cơ sở từ chối tương đối duy nhất quy định một dấu hiệu không phải là một nhãn hiệu có thể được viện dẫn để phản đối đơn đăng ký NHCĐ. Vì vậy, quy định này là một đặc thù của pháp luật EU.

Việc vận dụng quy định này đòi hỏi các điều kiện sau:

- Quyền có trước phải là nhãn hiệu hoặc dấu hiệu chưa đăng ký.

- Nhãn hiệu hoặc dấu hiệu phải được sử dụng trong thương mại.

- Việc sử dụng nhãn hiệu hoặc dấu hiệu “vượt khỏi phạm vi địa phương”.

- Quyền đối với nhãnhiệu hoặc dấu hiệu có trước phải tồn tại trước ngày mà đơn bị phản đối được nộp.

- Nhãn hiệu hoặc dấu hiệu là thuộc quyền của chủ sở hữu theo luật quốc gia nơi mà nhãn hiệu hoặc dấu hiệu đó được công nhận.

Theo quy định trên, trước hết đòi hỏi người phản đối phải chứng minh rằng nhãn hiệu hoặc dấu hiệu mà họ chưa đăng ký là thuộc quyền của họ từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên, nếu có, của nhãn hiệu bị phản đối. Và theo luật của quốc gia họ có quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu hoặc dấu hiệu đó. Luật quốc gia của nhiều nước thành viên đều có quy định về quyền có trước mà chủ sở hữu có thể dựa vào để ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu hoặc dấu hiệu có trước của chủ sở hữu. Các quy định về quyền này được thể hiện trong Luật chống cạnh tranh không lành mạnh, Luật thương mại, Luật công ty.

Ngoài ra, nhãn hiệu hoặc dấu hiệu có trước phải được sử dụng trong thương mại, ngay cả khi theo luật của quốc gia liên quan thì quyền có trước đó không cần thiết phải được sử dụng. Nếu nhãn hiệu hoặc dấu hiệu có trước không được sử dụng trên thực tế, thì yêu cầu huỷ bỏ là vô hiệu và NHCĐ phải được đăng ký. Việc sử dụng trong thực tế thương mại của nhãn hiệu hoặc dấu hiệu không đăng ký phải

được xem là phù hợp với bản chất và chức năng của nhãn hiệu hoặc dấu hiệu đó. Ví dụ, dấu hiệu là tên công ty thì việc sử dụng tên công ty cần phải chứng minh dấu hiệu đó đã được sử dụng trên các tài liệu giao dịch của công ty, trên danh bạ công ty, tài khoản ngân hàng, và việc sử dụng này được diễn ra liên tục.

Phạm vi sử dụng có ý nghĩa “vượt khỏi địa phương” được hiểu là việc sử dụng nhãn hiệu hoặc dấu hiệu có trước diễn ra trong toàn bộ lãnh thổ cộng đồng liên minh châu Âu. Trường hợp sử dụng này được gọi là đạt “tiêu chuẩn châu Âu”.

Trình tự và thủ tục phản đối

(i) Thông báo phản đối và yêu cầu của thông báo phản đối

Để tiến hành thủ tục phản đối trên cơ sở từ chối tương đối, bên phản đối phải nộp một thông báo phản đối bằng văn bản cho cơ quan OHIM. Thời hạn để nộp thông báo phản đối là 3 tháng kể từ ngày công bố chính thức của đơn bị phản đối trên công báo. Thời hạn này không thể được gia hạn thêm. Nếu ngày cuối cùng của thời hạn phản đối rơi vào ngày cuối tuần hay ngày nghỉ thì thời hạn sẽ kết thúc vào ngày làm việc sau đó. Nếu thông báo phản đối không được nộp theo thời hạn nêu trên, và người nộp đơn phản đối cũng không đưa ra được lý do tương tự, phản đối này sẽ không được chấp nhận [22, điều 42].

Yêu cầu phản đối phải được nộp dưới dạng văn bản và phải chỉ rõ lý do phản đối số đơn phản bị phản đối, số đăng ký nhãn hiệu có trước [22, điều 42.3]. Các yêu cầu này phải được hoàn thành trong thời hạn dành cho việc phản đối tức là ba tháng kể từ ngày công bố chính thức của đơn bị phản đối.

Trong thông báo phản đối phải xác định rõ phạm vi phản đối. Trong trường hợp không xác định phạm vi phản đối, việc phản đối được xem như xác định cho tất cả hàng hoá và dịch vụ của đơn bị phản đối. Điều này sẽ liên quan đến phạm vi bằng chứng để chứng minh cho yêu cầu phản đối. Mục đích của việc phản đối là ngăn chặn đơn nộp sau bị cho là xâm phạm hay gây nhầm lẫn với nhãn hiệu quốc gia được đăng ký trước.

(ii) Thông báo cho người nộp đơn

Nếu đơn phản đối không được chấp nhận thì Phòng phản đối sẽ ban hành một quyết định chính thức và gửi cho bên phản đối. Bên phản đối có thể khiếu nại quyết chính từ chối đơn phản đối trong vòng hai tháng kể từ ngày ban hành quyết định chính thức .

Nếu đơn phản đối được chấp nhận, Phòng phản đối sẽ thông báo cho bên phản đối biết vụ việc đã được thụ lý sau khi kết thúc thời hạn phản đối. Cùng với thông báo về vụ phản đối, bên phản đối cũng được thông báo rằng thủ tục tiền phản đối coi như được bắt đầu trong vòng hai tháng kể từ ngày thông báo. Trong giai đoạn tiền phản đối này, thực chất thủ tục cho việc giải quyết chính thức phản đối chưa được xử lý. Giai đoạn hai tháng này được gọi là “giai đoạn hoà giải”. Trong thời hạn ba tháng kể từ ngày thông báo thủ tục tiền phản đối, tức là sau một tháng kể từ ngày đơn phản đối chính thức được giải quyết, bên phản đối được Phòng phản đối yêu cầu nộp "Bản theo dõi". Bản theo dõi được hiểu là tất cả các bằng chứng, các tài liệu, lý do, lập luận cho yêu cầu phản đối.

(iii) Giai đoạn hoà giải

Theo quy định của pháp luật EU [20, điều 19.1] cho phép các bên liên quan đến vụ phản đối thời hạn hai tháng trước khi bắt đầu giải quyết vụ việc để dàn xếp và thương lượng trên cơ sở thân thiện. Mục đích của giai đoạn này là khuyến khích và tạo cơ hội cho các bên thương lượng, đàm phán để đi đến một giải pháp hoà giải, tránh các rủi ro về chi phí có thể phải gánh chịu do hậu quả của thủ tục phản đối nếu được tiến hành. Nếu các bên đạt được sự hoà giải trong giai đoạn hoà giải bằng việc người bị phản đối rút đơn đăng ký hoặc hạn chế danh mục hàng hoá hoặc dịch vụ để tránh khả năng xung đột với đăng ký có trước của bên phản đối, thủ tục phản đối được xem như chưa bắt đầu, và chi phí phản đối sẽ được hoàn trả cho người nộp đơn phản đối. Một lợi ích nữa của cách giải quyết trong giai đoạn này là các bên sẽ không phải gánh chịu các chi phí phát sinh cho thủ tục giải quyết phản đối vì thủ tục giải quyết phản đối được xem như chưa bắt đầu.

Thời hạn hoà giải có thể được gia hạn nhiều lần theo yều cầu chung của cả hai bên, bên phản đối và bên bị phản đối với điều kiện phải đưa ra đựơc lý do [20, điều 19.1]. Trong trường hợp yêu cầu gia hạn lần đầu, bắt buộc các bên phải chỉ ra quá trình thương lượng. Các gia hạn sau phải đưa ra được lý lẽ thuyết phục, ví dụ như đàm phán giữa các bên đang tiếp diễn và có thể dẫn tới thành công.

Trong trường hợp bên bị phản đối tiến hành hạn chế danh mục hàng hoá hoặc dịch vụ mà được xem là có thể gây xung đột với đăng ký có trước của bên phản đối, Phòng phản đối sẽ thông báo việc giới hạn này cho bên phản đối biết và yêu cầu bên phản đối cho biết ý kiến là dừng hay muốn tiếp tục thủ tục phản đối. Nếu bên phản đối vẫn muốn tiếp tục phản đối và Phòng phản đối nhận thấy rằng việc hạn chế danh mục hàng hoá hoặc dịch vụ như vậy đã thực sự nằm ngoài phạm vi bảo hộ của đăng ký có trước, hay nói cách khác là thực sự không có khả năng gây xung đột với đăng ký có trước, sẽ ra quyết định bên phản đối thua kiện và phải thanh toán chi phí gây ra do việc phản đối này cho người nộp đơn đăng ký NHCĐ.

Xét nghiệm đơn phản đối

(i) Thủ tục viết và bằng lời nói

Các thủ tục giải quyết đơn phản đối (được gọi tắt là thủ tục phản đối) được tiến hành bằng văn bản, gồm có các bản tóm tắt, chứng cứ bằng văn bản theo yêu cầu [22, điều 43.1]. Thông thường, trong các vụ không quá phức tạp thì các bên được yêu cầu đưa ra những Bản theo dõi chỉ một lần.

Tất cả các thông tin bao gồm các tài liệu, bằng chứng, lập luận, Bản theo dõi do một bên nộp phải được thông báo cho bên kia, bên kia sẽ có một khoảng thời gian thích hợp để trả lời. Theo Hướng dẫn thực thi quy chế, Phòng phản đối chỉ đưa ra thông tin liên quan đến phản đối, theo đó bên kia có cơ hội chỉ trình bầy ý kiến phản bác. Tuy nhiên, nếu thông tin đã cũ, hay chỉ tính đến quyền lợi của bên kia thì Phòng phản đối không cần gửi cho bên còn lại và có thể đưa ra quyết định mà không cần nghe trình bày của chính bên đó.