Bảo hộ nhãn hiệu trong pháp luật Việt Nam và pháp luật của Liên minh Châu Âu

Luật SHTT Việt Nam cũng như CTMR, đều khẳng định nhãn hiệu phải là dấu hiệu có khả năng phân biệt. Tính phân biệt của một dấu hiệu thể hiện khả năng khu biệt của nó với một dấu hiệu khác trong chủng loại hàng hoá hoặc dịch vụ nhất định. Dấu hiệu sẽ chỉ được đăng ký chỉ khi dấu hiệu có tính phân biệt. Ngược lại, dấu hiệu sẽ bị phản đối nếu nó không có tính phân biệt. Tuy nhiên, về mặt nội dung, có sự diễn giải khác nhau về vấn đề này. CTMR quy định nhãn hiệu sẽ không được bảo hộ khi “nhãn hiệu chỉ chứa các dấu hiệu hoặc chỉ dẫn đã trở nên thông dụng trong ngôn ngữ hiện tại hoặc trong hoạt động thương mại trung thực” [22, điều 7.1.d], trong khi đó Luật SHTT Việt Nam thể hiện nội dung này như sau “Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu dấu hiệu đó là nhãn hiệu…bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên nhiều người biết đến” [3, điều 74.2.b].

Như vậy, theo quy định của Luật SHTT Việt Nam, khái niệm dấu hiệu trở nên thông dụng được hiểu chỉ trong một trường hợp duy nhất đó là nhất dấu hiệu là tên gọi thông thường của hàng hoá đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên nhiều người biết đến. Nhưng theo pháp luật EU, khái niệm trở nên thông dụng đựơc mở rộng không chỉ đối với trường hợp dấu hiệu chính là tên gọi thông thường của hàng hoá hoặc dịch vụ như quy định của Luật SHTT Việt Nam, mà còn áp dụng đối với cả trường hợp dấu hiệu tương tự với dấu hiệu được coi là trở nên thông dụng trong ngôn ngữ hiện tại hoặc thông dụng trong hoạt động thương mại.

Dưới đây là một vụ việc liên quan đến nhãn hiệu XTRA [32] do Hội đồng giải quyết khiếu nại của OHIM xử lý nhằm làm sáng tỏ vấn đề này:

Ngày 27 tháng 5 năm 1998, nhãn hiệu XTRA của USA Detergents Inc., đã bị từ chối vì thiếu tính phân biệt khi được sử dụng cho các sản phẩm chất tẩy theo điều khoản 7(1)(b) của CTMR, mặc dù nó cũng có thể bị từ chối theo điều khoản 7.1.d. Hội đồng giải quyết khiếu nại đã lập luận rằng:

- Nhãn hiệu “XTRA” được cho là hiểu như “EXTRA”. Theo quyển từ điển tiếng Anh New Shorter Oxford , "EXTRA" có nghĩa là nhiều hơn bình thường. Theo từ điển Le Nouveau Petit Robert của Pháp có nghĩa “tính chất cao cấp”.

- Theo các giải nghĩa trên thì từ "EXTRA" được sử dụng theo nghĩa thông thường là để chỉ sản phẩm có chất lượng cao. Từ này là cách mô tả thông thường và phổ biến của công chúng trong mọi lĩnh vực, một trong số các từ có sẵn mà các thương nhân thường dùng để mô tả hàng hoá, mang tính quảng cáo nhằm thu hút khách hàng. Bởi vậy, không có một doanh nghiệp nào có thể yêu cầu việc sử dụng độc quyền một từ như vậy.

- Từ "XTRA" có phát âm tương tự với từ "EXTRA". Nếu từ "XTRA" được đăng ký như là một nhãn hiệu thì tất yếu phạm vi bảo hộ sẽ mở rộng độc quyền sang từ "EXTRA". Do đó việc đăng ký nhãn hiệu từ "XTRA" bị phản đối tương tự như nhãn hiệu từ "EXTRA".

Với các lập luận trên, Hội đồng khiếu nại cho rằng từ “XTRA” là một từ thông dụng trong ngôn ngữ hiện tại và nó có hàm ý mô tả tính năng và công dung của hàng hoá, không có khả năng phân biệt theo điều 7.1.b.c.d của CTMR. Vì vậy, nhãn hiệu này bị từ chối đăng ký.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 139 trang tài liệu này.

Như vậy, trong vụ việc trên, có thể thấy rằng nội dung của thuật ngữ “trở nên thông dụng trong ngôn ngữ hiện tại và trong thực tiễn thương mại” theo quy định của CTMR là đề cập đến chính những từ hoặc những từ tương tự với những từ có sẵn trong hệ thống ngôn ngữ, nhưng đã trở nên thông dụng khi được sử dụng như một cách diễn tả thông thường trong hoạt động thương mại để mô tả, quảng cáo hàng hoá hoặc tính chất của hàng hoá. Do vậy, thuật ngữ trở nên thông dụng, theo CTMR, có sự giao thoa với thuật ngữ mô tả hàng hoá hoặc tính năng của hàng hoá.

Trường hợp 6: Nhãn hiệu dễ gây nhầm lẫn

Theo Điều 7(1)(g) của CTMR [22], OHIM có quyền từ chối đăng ký nhãn hiệu có thể gây nhầm lẫn cho công chúng về bản chất, nguồn gốc và chất lượng của

hàng hoá hay dịch vụ mang nhãn hiệu. Phần này làm sáng tỏ khả năng gây nhầm lẫn có thể xảy ra ở mức độ nào thông qua án lệ sau đây [23]:

Gastrolux GmbH là một công ty ở Đức đã nộp đơn NHCĐ “TITAN” số 389064 cho xoong chảo nhóm 21. Đơn đã bị từ chối bởi vì từ TITAN là từ tiếng Đức có nghĩa là chất titan và giám định viên cho rằng nhãn hiệu này có tính mô tả nếu sử dụng cho xoong chảo làm từ titan. Người tiêu dùng có thể nhận thức rằng xoong chảo là được làm bằng titan, trong khi thực tế có thể không phải vậy. Người nộp đơn đã lập luận rằng titan là một chất rất đắt và không được sử dụng trong sản xuất xoong chảo, phần lớn xoong chảo được làm từ sắt và nhôm. Người mua hàng khó có thể tin rằng hàng hoá đó được làm từ chính chất TITAN. Lập luận này đã được chấp nhận, và cuối cùng đơn đã được cấp đăng ký bảo hộ.

Hệ thống pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu chưa có quy chế về xét nghiệm nhãn hiệu, bởi vậy phần trình bầy này có giá trị tham khảo cho việc xây dựng quy chế xét nghiệm nhãn hiệu của Việt Nam.

Qua án lệ trên, có thể thấy rằng, khả năng gây nhầm lẫn về bản chất, nguồn gốc và chất lượng của hàng hoá trong quy định này của CTMR được giới hạn là khả năng nhầm lẫn phải tính đến yếu tố thực tế trong nhận thức của người tiêu dùng.

Xét nghiệm trên cơ sở tương đối

Theo pháp luật EU, OHIM sẽ không tự động tiến hành việc xét nghiệm NHCĐ trên cơ sở các lý do từ chối tương đối. OHIM chỉ tiến hành xét nghiệm các lý do này nếu như các lý do này được đề cập trong đơn phản đối do bên thứ ba gửi tới OHIM, và cũng chỉ xét nghiệm trong phạm vi lý do được nêu ra trong đơn phản đối.

Các tiêu chuẩn chuẩn xét nghiệm trên cơ sở tương đối hay cũng được coi là các lý do phản đối trong thủ tục phản đối được quy định tại điều 8 của CTMR [22] nhằm xác định liệu NHCĐ có (i) trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước hoặc (ii) có tạo lợi thế không công bằng, hoặc gây tổn hại đến tính

phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu có trước hoặc (iii) có phải được đăng ký dưới danh nghĩa là người đại diện hoặc đại lý hoặc (iv) có xung đột với nhãn hiệu hoặc dấu hiệu có trước nhưng chưa đăng ký hay không?.

Trong trường hợp không có đơn phản đối nào được nộp đối với đơn NHCĐ mà OHIM đang xem xét, NHCĐ đó sẽ được đăng ký bất kể, trên thực tế, có thể tiềm ẩn nguy cơ xung đột giữa NHCĐ được đăng ký với nhãn hiệu đã được đăng ký từ trước. Trong trường hợp bên nộp đơn phản đối hoặc bên bị phản đối – người nộp đơn đăng ký NHCĐ không đồng ý với Quyết định giải quyết của Phòng giải quyết phản đối có thể khiếu nại lên Phòng giải quyết khiếu nại hoặc lên toà án cấp sơ thẩm và tiếp theo là cấp phúc thẩm của châu Âu.

2.1.5.4. Sự khước từ và giới hạn độc quyền

Một NHCĐ có thể bao gồm nhiều thành tố, trong đó có thể có thành tố là dấu hiệu không có khả năng phân biệt, ví dụ dấu hiệu đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều 7 của CTMR, người nộp đơn có thể, theo yêu cầu của xét nghiệm viên, hoặc chủ động tuyên bố ngay trong đơn NHCĐ rằng sẽ từ bỏ quyền độc quyền đối với dấu hiệu không có khả năng phân biệt đó. Vì việc tuyên bố từ bỏ độc quyền đối với bất kỳ yếu tố nào trong nhãn hiệu cũng làm giới hạn phạm vi độc quyền của nhãn hiệu của người nộp đơn, bởi vậy pháp luật EU quy định [22, điều 38], xét nghiệm viên không được tự ý tuyên bố từ bỏ độc quyền đối với các yếu tố được cho là không có khả năng phân biệt. Thay cho điều đó, xét nghiệm viên phải thảo luận với người nộp đơn. Nếu thấy việc giới hạn độc quyền đối với dấu hiệu được cho là không có khả năng phân biệt là cần thiết, xét nghiệm viên sẽ ra Thông báo yêu cầu người nộp đơn tuyên bố từ bỏ quyền độc quyền đối với dấu hiệu đựơc đề nghị từ bỏ.

Các tuyên bố từ bỏ độc quyền sẽ được công bố trên công báo của OHIM. Ý nghĩa của việc công báo này một mặt chỉ rõ các đặc điểm của đơn NHCĐ, mặt khác quan trọng hơn đó là khẳng định dấu hiệu bị tuyên bố từ bỏ đó không thuộc độc quyền của người nộp đơn, mà bất cứ ai cũng có quyền sử dụng dấu hiệu đó. Ngoài

ra, nó cũng có ý nghĩa khi xem xét tính tương tự của nhãn hiệu trong các trường hợp phản đối trên cơ sở nhãn hiệu có trước. Dấu hiệu bị từ bỏ độc quyền này sẽ không được đưa ra khi so sánh và đánh giá nhãn hiệu nếu dấu hiệu này có trong nhãn hiệu.

Quy định về sự từ bỏ độc quyền đối với dấu hiệu không có khả năng phân biệt là một quy định hoàn toàn khác so với pháp luật SHTT Việt Nam. Pháp luật SHTT Việt Nam không có quy định này, nhưng trên thực tế, trong văn bằng bảo hộ, nếu nhãn hiệu được cấp bằng độc quyền có chứa dấu hiệu không có khả năng phân biệt, thì trong văn bằng bảo hộ, chính Cục SHTT sẽ tuyên bố “nhãn hiệu được bảo hộ độc quyền không bảo hộ riêng dấu hiệu không có khả năng phân biệt”, bất kể người nộp đơn có đồng ý với tuyên bố đó hay không, chưa kể nhiều trường hợp người nộp đơn hoàn toàn chứng minh được rằng dấu hiệu đó của họ có tinh phân biệt rất cao.

Ví dụ, trong đăng ký số 43456 cấp ngày 25/9/2002 dưới đây cho dấu hiệu PSP, Corporation và phần hình, Cục SHTT Việt Nam ghi nhận “nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng PSB, Corporation”. Nếu hiểu theo ghi nhận này thì bất kỳ ai cũng có quyền sử dụng dấu hiệu “PSB” và “Corporation”, và thậm trí sử dụng nguyên PSP đi cùng với Corporation cũng không thuộc phạm vi độc quyền của chủ sở hữu, nhưng thực tế lại không phải vậy, việc sử dụng hai dấu hiệu trên vẫn bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Qua nghiên cứu quy định này của CTMR, chúng tôi rút ra nhận xét sau đây: quyền đối với nhãn hiệu là quyền tài sản thuộc quyền dân sự của chủ sở hữu. Hơn nữa, việc tuyên bố khước từ độc quyền đối với một dấu hiệu nào đó thuộc nhãn hiệu cũng sẽ ảnh hưởng đến phạm vi độc quyền của chủ sở hữu. Bởi vậy, việc tuyên bố hoặc khước từ một dấu hiệu nào đó không thuộc độc quyền của chủ sở hữu phải do

chính chủ sở hữu quyết định. Cơ quan đăng ký không có quyền tự ý tuyên bố điều này. Do đó, pháp luật SHTT Việt Nam cần bổ sung quy định về vấn đề này.

2.1.5.5. Phản đối việc cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Các lý do phản đối

Theo điều 8 của CTMR, chủ nhãn hiệu có trước có quyền nộp đơn phản đối đối với đơn NHCĐ với lý do NHCĐ là tương tự gây nhầm lẫn hoặc hoặc gây tổn hại đến danh tiếng của nhãn hiệu có trước hoặc xâm hại đến quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu có trước. Các lý do từ chối trong trường hợp này được gọi là các lý do từ chối tương đối.

Dưới đây, chúng tôi lần lượt tập trung phân tích và làm rõ các lý do phản đối:

(i) Nhãn hiệu Cộng đồng trùng lặp với nhãn hiệu có trước:

Theo điều 8.(1)(a) của CTMR [22], chủ sở hữu “nhãn hiệu có trước” được quyền phản đối đơn yêu cầu đăng ký NHCĐ nếu nhãn hiệu này được cho là trùng lặp với nhãn hiệu có trước, và đồng thời hàng hoá hoặc dịch vụ trong đơn đăng ký NHCĐ trùng lặp với hàng hoá hoặc dịch mà nhãn hiệu có trước đã được bảo hộ.

Nhãn hiệu có trước, theo điều 8(2) của CTMR [22], là nhãn hiệu thuộc một trong các loại nhãn hiệu sau đây có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của NHCĐ bị phản đối:

- NHCĐ;

- Nhãn hiệu được đăng ký tại một quốc gia thành viên hoặc tại phòng nhãn hiệu Benelux; hoặc

- Nhãn hiệu đăng ký theo Thoả ước quốc tế có hiệu lực tại một quốc gia thành viên;

- Nhãn hiệu mà vào ngày nộp đơn đăng ký NHCĐ hoặc vào ngày ưu tiên, trong trường hợp NHCĐ yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, được coi là nổi tiếng tại một Quốc gia thành viên. Khái niệm nổi tiếng ở đây được hiểu là nổi tiếng theo theo Điều 6 của Công ước Paris [37].

Về vấn đề nhãn hiệu nổi tiếng, không nhất thiết phải nổi tiếng trong toàn bộ lãnh thổ cộng đồng. Nhãn hiệu nổi tiếng tại một phần của Cộng đồng, hoặc thậm chí

ở một quốc gia thành viên cũng được coi là đủ tiêu chuẩn của một nhãn hiệu có trước cho dù là nó vẫn chưa được đăng ký.

Để có thể viện dẫn cơ sở từ chối tương đối này, đòi hỏi chính NHCĐ bị phản đối lẫn hàng hoá và dịch vụ nêu trong đơn NHCĐ phải trùng lặp với nhãn hiệu có trước cả về mặt nhãn hiệu và hàng hoá hoặc dịch vụ. Hiện tượng trùng lặp này, gọi là “trùng lặp kép”. Lý do từ chối này không đòi hỏi liệu rằng có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng hay không. Nhưng một vấn đề đặt ra là như thế nào được coi là “trùng lặp” trong quy định này, liệu sự giống nhau gần như hoàn toàn có được coi là trùng lặp không? hoặc nhãn hiệu có thành phần chính là trùng lặp nhưng chỉ khác phần thứ yếu không có khả năng phân biệt có được xem là trùng lặp không? vấn đề này đã nảy sinh rất nhiều trong thực tiễn. Vì vậy, một loạt các phán quyết về vấn đề này đã đựơc đưa ra. Trong phán quyết số 2513/2000 [34] về vụ tranh chấp giữa tập đoàn Volkswagen và Công ty TNHH Mary Quant, Phòng phản đối đã quyết định rằng COLOUR CONCEPT (nhãn hiệu đăng ký trước) và nhãn hiệu bị đưa ra xem xét MARY QUANT COLOUR CONCEPT không trùng lặp nhau, do nhãn hiệu bị đưa ra xem xét có thêm yếu tố MARY, mặc dù các yếu tố còn lại là trùng lặp. Phán quyết cũng nhấn mạnh rằng hai nhãn hiệu được coi là trùng lặp khi các nhãn hiệu đó giống nhau y hệt hoặc hầu như giống nhau. Và cũng được coi là trùng lặp trong trường hợp một nhãn hiệu có thêm thành phần thứ yếu không có ý nghĩa trong việc đánh giá hoặc so sánh sự khác nhau giữa các nhãn hiệu.

Pháp luật SHTT Việt Nam, không có quy định cụ thể như thế nào là trùng lặp, nhưng trong thực tiễn không có trường hợp nào được kết luận là trùng lặp cho hai nhãn hiệu hầu như giống nhau, mà đều được xem là tương tự. Quy định tính tương tự phải luôn gắn liền với khả năng gây nhầm lẫn [3, điều 74 khoản 2]. Do đó, các bên khi vận dụng quy đinh về nhãn hiệu tương tự cho các thủ tục liên quan phải chứng minh khả năng gây nhầm lẫn .

(ii) Nhãn hiệu Cộng đồng tương tự với nhãn hiệu có trước:

Theo điều 8.(1)(b) của CTMR, chủ sở hữu nhãn hiệu có trước cũng có thể phản đối đơn đăng ký NHCĐ nếu nhãn hiệu này giống hoặc tương tự với nhãn hiệu có trước, và hàng hóa hoặc dịch vụ đăng ký trong nhãn hiệu đó giống lặp hoặc tương tự với hàng hóa hoặc dịch vụ đăng ký trong nhãn hiệu đăng ký trước, và có khả năng gây nhầm lẫn, bao gồm khả năng liên tưởng giữa hai nhãn hiệu trên lãnh thổ mà nhãn hiệu có trước được bảo hộ.

Sự trùng lặp hoặc tương tự về nhãn hiệu được xem xét trong bốn trường hợp:

- Trùng lặp về nhãn hiệu và trùng lặp về hàng hoá hoặc dịch vụ.

- Trùng lặp về nhãn hiệu và tương tự về hàng hoá hoặc dịch vụ.

- Tương tự về nhãn hiệu và trùng lặp về hàng hoá hoặc dịch vụ.

- Tương tự về nhãn hiệu và tương tự về hàng hoá hoặc dịch vụ.

Thực chất quy định này bao gồm hai lý do từ chối độc lập và riêng biệt. Lý do thứ nhất đó là trường hợp “trùng lặp kép” như quy định tại Điều 8.(1).(a) của CTMR, lý do thứ hai đó là tính tương tự về nhãn hiệu và tương tự về hàng hoá hoặc dịch vụ. Có nhiều nhà bình luận cho rằng quy định này chồng lấn với quy định tại Điều 8.(1).(a) của CTMR, nhưng không phải vậy. Thuật ngữ “giống nhau” trong quy định này cũng được hiểu như thuật ngữ “trùng lặp” trong quy định tại điều 8.(1).(a) của CTMR. Điều này được khẳng định theo quyết định của Hội đồng giải quyết khiếu nại số R67/2002-2 về vụ tranh chấp giữa Flexa GmbH & Co Production and Flexone SA, liên quan đến nhãn hiệu FLEXY và FLEXI [25], điểm khác nhau duy nhất giữa yêu cầu “trùng lặp” và “giống nhau” là việc giống nhau có khả năng gây nhầm lẫn.

Để viện dẫn lý do này, khi giải thích về khả năng gây nhầm lẫn, người phản đối cần phải chỉ ra việc có khả năng nhầm lẫn tại quốc gia mà nhãn hiệu đăng ký trước được bảo hộ hay không. Do đó, nếu một phản đối được đưa ra trên cơ sở đăng ký quốc gia sớm hơn tại một nước cụ thể, ví dụ là Anh chẳng hạn, thì theo quy định tại điều này, khả năng gây nhầm lẫn sẽ được đánh giá theo nhận thức của người tiêu dùng tại Anh. Tuy nhiên nếu nhãn hiệu có trước là NHCĐ thì người phản đối chỉ