Một Người Bị Coi Là Xâm Phạm Nhãn Hiệu Đã Được Đăng Ký Nếu Người Đó

NHCĐ nộp sau cũng không thể sử dụng đăng ký của họ để ngăn cấm chủ sở hữu trước sử dụng nhãn hiệu có trước. Do đó, trong những trường hợp có sự đồng ý, cả hai bên có thể tự do sử dụng nhãn hiệu tương ứng của mình.

2.3.2. Huỷ bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ

2.3.2.1. Căn cứ huỷ bỏ

Quyền của chủ sở hữu NHCĐ có thể bị huỷ bỏ theo yêu cầu của bên thứ ba, kể cả yêu cầu của bên bị cho là xâm phạm trong một vụ xâm phạm quyền nhãn hiệu, trong trường hợp này được gọi là yêu cầu “phản tố”. Các lý do huỷ bỏ hiệu lực của NHCĐ bao gồm các trường hợp sau:

Huỷ bỏ vì không sử dụng

NHCĐ không được sử dụng trong một khoảng thời gian quy định là năm năm (5) liên tục mà không có lý do chính đáng biện minh cho việc không sử dụng đó, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước khi bên thứ ba nộp yêu cầu huỷ bỏ một khoảng thời gian ít nhất là 3 tháng. Do vậy, nếu như trong khoảng thời gian 3 tháng kể từ ngày bên thứ ba nộp yêu cầu huỷ bỏ, việc nhãn hiệu được sử dụng hoặc sử dụng lại sẽ vẫn bị coi là “không sử dụng”. Mục đích của quy định này là nhằm ngăn cản sự đối phó của chủ sở hữu NHCĐ trước nguy cơ bị huỷ bỏ quyền đối với nhãn hiệu. Thông thường, trên thực tế, chủ sở hữu nhãn hiệu thường có khả năng nhận thức rõ rất về nguy cơ bị huỷ bỏ quyền trong thời điểm có khả năng xẩy ra tranh chấp, khi đó bên thứ ba hoặc bên “phản tố” thường tính đến thủ tục huỷ bỏ nhãn hiệu của bên liên quan như là một giải pháp của vụ tranh chấp. Bởi vậy, chủ nhãn hiệu thường ngay sau đó đối phó nguy cơ đó bằng cách tiến hành việc sử dụng nhãn hiệu.

Hành vi sử dụng, trong trường hợp này, phải được xem là việc “sử dụng thực sự”. Các hành vi sử dụng mang tính tượng trưng sẽ bị xem là không sử dụng. Vì hình thái sử dụng thực sự nhãn hiệu là rất đa dạng, do vậy, CTMR không liệt kê các hành vi như thế nào được coi là sử dụng thực sự, mà theo điều 15 CTMR, nhấn mạnh những hành vi cũng được coi là sử dụng thực sự, đó là:

- Sử dụng NHCĐ theo mẫu khác về các yếu tố nhưng không làm thay đổi đặc tính phân biệt của nhãn hiệu theo mẫu mà nó đã được đăng ký.

- Gắn nhãn hiệu lên hàng hoá hoặc bao bì của nó trong lãnh thổ cộng đồng nhằm mục đích xuất khẩu.

- Sử dụng NHCĐ với sự đồng ý của chủ sở hữu cũng được xem như nhãn hiệu được sử dụng thực sự bởi chính chủ sở hữu.

Trong trường ngoại lệ thứ nhất nêu trên, có thể hiểu rằng việc thay đổi các yếu tố không có khả năng phân biệt hoặc các yếu tố có hàm ý thứ yếu trong nhãn hiệu được sử dụng là hoàn toàn có thể và vẫn được xem như sự sử dụng của chính nhãn hiệu đăng ký.

Trong trường ngoại lệ thứ hai nêu trên, mặc dù, về nguyên tắc, việc sử dụng NHCĐ được hiểu là hàng hoá hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu được bày bán, lưu thông, phân phối trên thị trường trong phạm vi của liên minh châu Âu, song việc gắn nhãn hiệu lên hàng hoá dùng để xuất khẩu ra ngoài thị trường liên minh châu Âu cũng được coi sử dụng NHCĐ.

Trong trường ngoại lệ thứ ba, điều quan trọng, theo CTMR, không chỉ hành vi sử dụng của người được chuyển nhượng mới được coi là sử dụng thực sự nhãn hiệu, mà hành vi sử dụng của bất kỳ người nào do chủ sở hữu cho phép cũng thiết lập nên hành vi sử dụng nhãn hiệu thực sự của chủ sở hữu. Người được cho phép, ngoài người được cấp li-xăng, có thể là nhà phân phối, nhà nhập khẩu hoặc bất cứ đại diện hoặc đại lý nào của chủ sở hữu. Do đó, vấn đề ở đây là khi chứng minh sự sử dụng của nhãn hiệu thông qua người được chủ sở cho phép, thì không cần thiết phải chỉ ra người đó sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng li-xăng đã được đăng ký, mà bất kỳ ai cũng có thể được chấp nhận miễn là đưa ra được bằng chứng về sự đồng ý của chính chủ sở hữu.

Cuối cùng, việc sử dụng nhãn hiệu phải gắn với chính hàng hoá hoặc dịch vụ đã được đăng ký dưới nhãn hiệu. Theo Điều 15 CTMR [22], việc sử dụng nhãn hiệu cho hàng hoá hoặc dịch vụ tương tự với hàng hoá hoặc dịch vụ đã đăng ký theo nhãn hiệu không được coi là sử dụng nhãn hiệu.

Về vấn đề này, pháp luật SHTT Việt Nam cũng có quy định tương đồng.

Huỷ bỏ vì mất tính phân biệt

Nhãn hiệu bị huỷ bỏ vì mất chức năng phân biệt vốn dĩ là nhãn hiệu ban đầu khi được đăng ký đáp ứng đầy đủ tiêu chí phân biệt của một nhãn hiệu. Sau đó, thông qua quá trình sử dụng cho hàng hoá và dịch vụ được đăng ký, nhãn hiệu đó được người tiêu dùng biết đến như là một tên gọi thông thường của hàng hoá hoặc dịch vụ trong thương mại (tên gọi chung của hàng hoá hoặc dịch vụ) hơn là dấu hiệu phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh với nhau.

Nhãn hiệu mất chức năng phân biệt, một số trường hợp, nảy sinh do chính quá trình sử dụng của hàng hoá hoặc dịch vụ, nhưng cũng có một số trường hợp do chính chủ sở hữu gây ra. Ví dụ, do cố ý hoặc vô ý, chủ sở hữu khi sử dụng nhãn hiệu không có một sự xác định rõ rằng dấu hiệu đó đã được đăng ký như một nhãn hiệu, hoặc không có bất cứ động thái nào nhằm kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu dẫn đến bên thứ ba nào đó sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký đó như một chỉ dẫn hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá hoặc dịch vụ. Bản chất quan trọng bậc nhất của nhãn hiệu là khả năng phân biệt. Nhãn hiệu chỉ tồn tại khi nó có khả năng phân biệt. Do đó, điều quan trọng bậc nhất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu là sử dụng nhãn hiệu theo cách chỉ rõ ràng rằng dấu hiệu đó đã được đăng ký và bảo hộ với tư cách là một NHCĐ, đặc biệt đối với trường hợp nhãn hiệu có nguy cơ mất tính phân biệt cao. Cách để chỉ rõ dấu hiệu là NHCĐ đã được đăng ký là sử dụng dấu hiệu R hoặc CTM cùng với nhãn hiệu trong các tài liệu giao dịch, quảng cáo hoặc bao bì.

Huỷ bỏ vì gây nhầm lẫn hoặc lừa dối

Nhãn hiệu gây nhầm lẫn hoặc lừa dối được quy định là gây nhầm lẫn hoặc lừa dối cho người tiêu dùng về bản chất, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hoá hoặc dịch vụ, trong khi đó trên thực tế hàng hoá hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó không hề có các đặc tính như vậy. Khả năng này dễ xảy ra hơn đối với những trường hợp bản thân dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có tính gợi ý hay liên tưởng đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đó được

sử dụng. Khả năng gây nhầm lẫn hoặc lừa dối về nguồn gốc hoặc chất lượng của sản phẩm cũng có thể xảy ra trong trường hợp sản phẩm do người được cấp li-xăng không đáp ứng được tiêu chuẩn sản phẩm do chính chủ sở hữu sản xuất. Nếu điều này diễn ra trong một thời gian dài và trên một quy mô lớn, thì nguy cơ nhãn hiệu của chủ sở hữu bị yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực với lý do này là rất lớn.

Huỷ bỏ vì mất “địa vị pháp lý”

Một trong các điều kiện để có thể đăng ký NHCĐ là người nộp đơn phải đáp ứng điều kiện về chủ thể [22, điều 5]. Tuy nhiên, có thể xảy ra một thực tế rằng, sau khi NHCĐ đựơc đăng ký, vì một sự thay đổi nào đó của hoàn cảnh, chủ sở hữu nhãn hiệu không còn đáp ứng các quy định về tư cách của người nộp đơn. Các tình huống bị mất tư cách chủ thể có thể rơi vào các trường hợp sau:

- Chủ sở hữu chuyển nhượng quyền sở hữu NHCĐ cho một bên nhưng bên đó lại không đáp ứng điều kiện về chủ thể;

- Chủ sở hữu bị thôi quốc tịch hoặc mất quốc tịch của nước là thành viên liên minh châu Âu;

- Nước mà chủ sở hữu mang quốc tịch là thành viên của liên minh châu Âu xin ra khỏi liên minh.

2.3.2.2. Hậu quả pháp lý của sự huỷ bỏ

Theo quy định tại điều 54 của CTMR, nếu như NHCĐ bị tuyên bố huỷ bỏ thì nó đựơc xem như không có giá trị hiệu lực kể từ ngày đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực NHCĐ được nộp. Điều đó có nghĩa là hiệu lực hồi tố của quyết định huỷ bỏ hiệu lực NHCĐ chỉ được giới hạn đến ngày nộp của đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực mà thôi. Tuy nhiên, theo yêu cầu của bên nộp yêu cầu huỷ bỏ, OHIM có thể ấn định ngày huỷ bỏ là một ngày sớm hơn. Để thực hiện được yêu cầu này, người yêu cầu phải chứng minh ngày huỷ bỏ được ấn định sớm hơn đó là cần thiết và xác đáng. Ngày huỷ bỏ sớm hơn phải được ấn định cụ thể trong quyết định của OHIM, nếu không, theo quy định, ngày huỷ bỏ sẽ được xem là ngày nộp yêu cầu huỷ bỏ.

Trong trường hợp NHCĐ bị huỷ bỏ hiệu lực một phần thì chủ sở hữu sẽ tiếp

tục có quyền của chủ sở hữu đối với phần hiệu lực không bị huỷ bỏ tức là phần hàng hoá hoặc dịch vụ còn lại.

Tuy nhiên, theo CTMR, hiệu lực hồi tố của quyết định huỷ bỏ không ảnh hưởng đến hai trường hợp đặc biệt sau đây:

Đối với trường hợp xử lý xâm phạm

Trong một vụ xâm phạm quyền nhãn hiệu thường liên quan đến các chế tài trong đó có vấn đề bồi thường thiệt hại, đôi khi là rất lớn. Nhưng hiệu lực của nhãn hiệu không phải là bất biến, mà nó có thể bị huỷ bỏ theo một trong các lý do đã nêu ở trên. Vậy khi một bên bị cho là xâm phạm và bị buộc phải bồi thường, nộp đơn yêu cầu huỷ bỏ nhãn hiệu liên quan đó với lý do đã nêu ở trên và yêu cầu huỷ bỏ này thành công, vấn đề đặt ra ở đây là việc áp dụng chế tài trước đó trong vụ xử lý xâm phạm cho bên bị cho là vi phạm có công bằng hay không?. Theo quy định tại điều 54.3 của CTMR, hiệu lực hồi tố của quyết định hủy bỏ hiệu lực không ảnh hưởng đến bất cứ quyết định nào liên quan đến việc xử lý xâm phạm quyền đối với NHCĐ mà đã có quyết định xử lý cuối cùng và đã được thực thi trước khi quyết định huỷ bỏ hiệu lực được tuyên.

Đối với việc thực hiện hợp đồng

Tương tự như trên, hiệu lực hồi tố của quyết định huỷ bỏ cũng không ảnh hưởng đến bất cứ hợp đồng nào được thực hiện và kết thúc trước ngày tuyên bố huỷ bỏ hiệu lực. Tuy nhiên, việc trả lại cho nhau các khoản tiền đã trả từ trước trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được yêu cầu trên cơ sở Luật công bằng. Quy định này tuỳ thuộc vào luật quốc gia trong việc yêu cầu bồi thường do sự không trung thực của chủ sở hữu đăng ký NHCĐ bị huỷ bỏ.

Hệ thống pháp luật SHTT trước đây của Việt Nam [13, điều 29], quy định khi huỷ bỏ, hiệu lực của phần bị huỷ bỏ coi như không phát sinh. Chính quy định này đã gây khó khăn cho hoạt động thực thi quyền trên thực tế. Cụ thể đối với những vụ xâm phạm quyền, các cơ quan thực thi không thể thực hiện được các biện pháp chế tài khi bên xâm phạm phản tố bằng cách nộp đơn yêu cầu huỷ bỏ đăng ký

nhãn hiệu bị cho là xâm phạm với các lý do như đăng ký nhãn hiệu này được cấp không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ. Trong tình huống này cơ quan thực thi rơi vào trạng thái bối rối không biết xử lý thế nào, nếu áp dụng các chế tài như đã tuyên thì sẽ giải quyết ra sao nếu sau này nhãn hiệu bị xâm phạm bị huỷ bỏ, khi đó bên xâm phạm thường viện dẫn điều luật trên để chỉ ra rằng đăng ký nhãn hiệu bị xâm phạm coi như “chưa hề phát sinh hiệu lực”, tức là hành vi của họ không phải là hành vi xâm phạm. Nếu đã áp dụng các biện pháp chế tài, thì thiệt hại đó sẽ giải quyết ra sao. Bởi vậy, trên thực tế, trong thời gian qua hoạt động xử lý xâm phạm còn rất “rón rén” vì lý do như trên. Tuy nhiên, Luật SHTT hiện nay, mặc dù đã xoá bỏ quy định trên, nhưng lại không có quy định gì về phạm vi hiệu lực hồi tố của quyết định huỷ bỏ. Điều này chắc chắn sẽ là một khiếm khuyết của Luật SHTT. Bởi vậy, việc tham khảo quy định tính hồi tố của quyết định huỷ bỏ trên của hệ thống luật NHCĐ có ý nghĩa trong việc hoàn thiện Luật SHTT Việt Nam.‌

2.4. Thực thi quyền đối với nhãn hiệu

2.4.1. Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Hệ thống pháp luật NHCĐ không quy định như thế nào là hành vi xâm phạm quyền đối với NHCĐ mà vấn này là do pháp luật quốc gia của từng thành viên quy định. Việc xác định quốc gia nào hay thực chất là pháp luật nước nào có thẩm quyền xác định hành vi xâm phạm NHCĐ được trình bầy ở mục 2.4.2 (Thẩm quyền và luật áp dụng). Bởi vậy, mục đích của phần này là trình bầy quy định của một số nước thành viên cộng đồng bao gồm Luật nhãn hiệu của Anh, Pháp và cộng hoà Séc trong việc xác định hành vi xâm phạm nhãn hiệu.

Về cơ bản, luật nhãn hiệu của ba nước này là tương đồng với nhau. Hành vi bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, theo điều 10 Luật nhãn hiệu 1994 của Anh [40], điều 713 Luật nhãn hiệu Pháp [31]và khoản 2 điều 8 Luật nhãn hiệu cộng hoà Séc [16] là các hành vi sau:

1. Một người bị coi là xâm phạm nhãn hiệu đã được đăng ký nếu người đó sử dụng trong hoạt động kinh doanh thương mại một dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ mà nhãn hiệu đó đã đăng ký.

2. Một người bị coi là xâm phạm nhãn hiệu đã được đăng ký nếu người đó sử dụng trong hoạt động kinh doanh thương mại một dấu hiệu mà:

a) Dấu hiệu đó trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự với hàng hóa, dịch vụ mà nhãn hiệu đó đã được đăng ký.

b) Dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu và được sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ mà nhãn hiệu đó đã được đăng ký và việc sử dụng các dấu hiệu này có khả năng gây nhầm lẫn cho một bộ phận khách hàng, bao gồm cả khả năng liên tưởng đến nhãn hiệu đã được đăng ký.

3. Một người bị coi là xâm phạm nhãn hiệu đã được đăng ký nếu người đó sử dụng trong hoạt động kinh doanh thương mại hàng hóa hoặc dịch vụ một dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nếu nhãn hiệu nổi tiếng, và việc sử dụng dấu hiệu đó là không có lý do chính đáng, tạo ra những lợi thế không công bằng hoặc gây tổn hại đến khả năng phân biệt hoặc sự nổi tiếng của nhãn hiệu.

Như vậy, theo quy định trên, hành vi bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu theo luật nhãn hiệu của Anh, Pháp và Cộng hoà Séc được xác định làm hai trường hợp: (i) là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hàng hoá thông thường, và (ii) là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hàng hoá được thừa nhận là nổi tiếng. Đối với trường hợp thứ nhất có 4 (bốn) tình huống dẫn đến hành vi xâm phạm (xem bảng 2.4.1.a).

Về vấn đề này, theo Luật SHTT Việt Nam, các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu [3, điều 129]:

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó.

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ.

- Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ.

- Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Với quy định trên, Luật SHTT Việt Nam cũng giống như luật nhãn hiệu của các nước Anh, Pháp và Cộng hoà Séc chia hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu thành hai dạng: (i) là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hàng hoá thông thường, và (ii) là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được thừa nhận là nổi tiếng. Và cũng có bốn tình huống dẫn đến hành vi xâm phạm theo dạng thứ nhất (xem bảng 2.4.1b)

BẢNG 2.4.1a

Hành vi

xâm phạm

Tiêu chí		Hệ quả
dấu hiệu	hàng hoá/dịch vụ	Hệ quả
1	Trùng	Trùng	không đòi hỏi
2	Trùng	tương tự	không đòi hỏi
3	tương tự	Trùng	có khả năng gây nhầm lẫn
4	Tương tự	Tương tự	có khả năng gây nhầm lẫn